ВАС потвърди окончателно – елементът “БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ” в състава на търговска марка- няма отличителен характер

IP Consulting представлва производителят на месни продукти ИНТЕРМЕС. Дружеството от години налага и развива на пазара продукт – салам със специфична тънка и удължена форма “пръчица”, който се пропоръчва като “мезе за бира”. Продуктът се предлага с марка ИНТЕРМЕС, като указание се посочва, че е “бирени пръчици”.

ИНТЕРМЕС подават заявка за търговска марка. На подадената заяква за търговска марка в Патентно ведомство на Република България – бе получена опозиция. Опозицията е подадена от друг български производител, който счита, че само той има право за използване на означението ‘БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ” на пазара.

Позицията на заявителят на марката ИНТЕРМЕС, поддържана от IP Conulting е, че означението е указателно и не може да бъде предоставена изкючителност върху него само на един производител. Също така заявната марка и по-ранните марки са различи в голяма степен и не съществува сходство, което да може да повлияе на потребителите.

Тази позиция бе възприета от всички инстанции, като вече има и окончателно решение на ВАС (Върховен административен съд).

Сравняваните марки  са със следната визуализация:

В решението си съдът посочва следните правилни заключения:

Съгласно т. 2.2.4 от Методическите указания за прилагане на чл. 12 от Закона за марките и географските означения, утвърдени на 18.04.2011 г. от председателя на Патентно ведомство (МУ – отм. със Заповед No 976 от 27.11.2019 г., в приложимата редакция към датата на подаване на опозицията), значими фактори при преценката за наличие на сходство при комбинирани марки са визуалното, фонетичното и смислово сходство на съставляващите ги елементи. При сравнение на словна с комбинирана марка се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка. 

За всеки конкретен случай трябва да се прецени въздействието на образния и словния елемент, като се отчита впечатлението от марката като цяло. 

Оценката на степента на сходство на марките не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. 

В съответствие с т. 2.2.1 МУ, под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното. Например описателни понятия, родови термини и прочее нямат отличителен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които се отнася марката, поради което изцяло или частично ще бъдат игнорирани при оценката на сходството на марките, независимо колко доминиращо е тяхното въздействие в състава им. 

Общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката. 

При сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им. 

Съгласно т. 3.4.5. 2 „Отличителен и доминиращ характер на общите елементи“ от Насоките за проверка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) на марки на общността, част В „Опозиция“, раздел 2 „Двойна идентичност и вероятност от объркване“, глава 4 „Сравнение на знаци“ (Насоките, редакция 01.02.2016 г., към датата на подаване на опозицията), за да се направи заключение за наличие на сходство трябва да се вземе предвид степента на отличителния характер на общия елемент (или елементи). Колкото по-отличителен е общият елемент, толкова по-висока е степента на сходство във всеки аспект на сравнението (визуален, фонетичен и концептуален). Констатацията, че общият елемент има ограничен отличителен характер, ще намали приликата, като последицата е, че ако единственият общ елемент на двете марки не е отличителен, степента на сходство на всички нива на сравнение ще бъде малка или дори в зависимост от влиянието на елементи, които отличават марките – сходството ще бъде изцяло отхвърлено. 

По надолу в същата точка изрично е предвидено, че фактът, че съвпадащият елемент не е отличителен не е достатъчен, за да отрича всякакво сходство между марките, освен ако няма други фактори, които да ги различават. 

Ако потребителите забелязват застъпването, то трябва да се вземе предвид при сравняването. Фактът, че даден елемент е описателен или по друг начин не е отличителен, сам по себе си не е достатъчен, за да се заключи, че тази дума е незначителна за цялостното впечатление, създадено от тази марка (решение от 08/02/2011, T-194/09, „Lineas aereas del Mediterraneo“, EU: T: 2011: 34, § 30). 

При заключението относно визуалното сходство трябва да се вземе предвид и дали общият елемент е доминиращ (визуално открояващ се) или поне съвместно доминиращ в цялостното впечатление създавано от марките. 

Както беше посочено по-горе анализът за сходство на марките включва преценка на следните фактори:

– фонетично сходство
– визуално сходство
– смислово сходство. 

Процесната марка е комбинирана и представлява правоъгълник, разделен на две полета, като горното е в сив цвят, а долното в тъмно зелен цвят. В горното сиво поле се намира фигуративен елемент от три елипси, изпълнени в червен, бял и зелен цвят, и централно разположена главна буква „И“, която е в бял цвят, на фона на червената елипса. Непосредствено до елипсите е залепен фигуративния елемент ®, отново в зелен цвят и малки размери. Под елипсите е разположен словният елемент „ИНТЕРМЕС“, изписан с масивни букви, в зелен цвят. В долното зелено поле е разположено словосъчетанието „БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ“, изписано с главни букви, в бял цвят. 

Правилно и органът и съдът приемат, че доминиращи и отличителни елементи при процесната марка са словните елементи „И“ и „ИНТЕРМЕС“. Видно е, че същите заемат най-голямо място в композицията, като буквата „И“ е изобразена с три контрастиращи цвята, които допълнително насочват вниманието и предпоставят изпъкването й. 

Правилен е и изводът, че словосъчетанието „БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ“ в процесната марка представлява допълващ елемент, който е описателен за марката, защото представлява описание на продукти от клас 29 на МКСУ. 

Касаторът оспорва този извод, като счита, че словосъчетанията „бирени пръчици“ и „бирени пръчки“ не са устойчиви словосъчетания и съответно не може да се приеме, че са описателни, тъй като същите не описват еднозначно, достатъчно директно, пряко и разбираемо формата или друга характеристика на стоките. Този довод е неоснователен. Стоките от клас 29 на МКСУ, за които е заявена процесната марка, обхващат хранителни продукти, по отношение на които въпросното словосъчетание описва конкретни техни признаци и по-специално като комбинация от прилагателно и съществително име носят информация, от една страна за формата на стоките, от друга за тяхното предназначение. Следователно правилна е преценката на органа, че същото директно указва характеристиката на стоките от клас 29 от МКСУ и поради това представлява описателен елемент и съответно не е отличителен. 

Доминиращи елементи при по-ранните комбинирани марки с рег. No 94083, 94084 и 94085 е графичната композиция, включваща изображението на месни пръчици и разположените над него словни елементи „ПРЪЧИЦИ“ и „БОНИ“. Словният елемент „БИРЕНИ“ би се възприел като допълващ и описателен елемент за марката. Отличителен елемент за знаците е обособеното в горната част и представено с най-ярък червен цвят в цялата композиция означение „БОНИ“ с стилизирана буква „О“. 

Визуалното сравнение на по-ранната словна марка „ПРЪЧИЦИ БОНИ“ с процесната марка „И ИНТЕРМЕС БИРЕНИ ПРЪЧИЦИ“ показва, че между тях е налице известно визуално сходство, доколкото споделят един и същи словен елемент „ПРЪЧИЦИ“. 

Правилен е изводът на органа, че между сравняваните знаци са налице съществени разлики дължащи се останалите словни елементи на марките в конфликт, които са в състояние да разграничат категорично знаците във визуално отношение, поради което се установява визуално сходство в много ниска степен. Сравнени в цялост знаците въздействат основно чрез своето графично представяне, което в случая е различно. Разликите в графичното оформление на знаците се дължат на различната дължина и различното представяне на словните елементи, различни фигуративни елементи, различно цветово оформление, както и допълнително изображение на месни пръчици, което напълно липсва при процесната марка. Следователно, независимо, че имат съвпадащ словен елемент, те създават различно визуално въздействие, поради което не е налице визуално сходство между тях. 

По отношение на фонетичното сходство, правилно е установено, че доколкото има еднакво звучене на словните елементи „пръчици“ (и „бирени“ по първата от по-ранните марки), е налице сходство, но както беше посочено по-горе, същите са описателни по отношение на марките в конфликт. Всички останали словни елементи са различни, поради което обоснован е и изводът, че при разглеждането на сравняваните знаци в цялост те имат различно смислово значение. Фонетичното сходство между по-ранната словна марка и процесната и тук е в ниска степен, с оглед сходния словен елемент „ПРЪЧИЦИ“.